Для защиты имущественных прав на свой или лицензионный товарный знак правообладатель подает в Государственную таможенную службу заявление о включении знака в таможенный реестр с необходимыми документами.

Согласно новой редакции Приказа Министерства финансов Украины №648, действующей с 30.06.2020 г., регистрация объектов ПИС в таможенном реестре осуществляется с использованием программно-информационного комплекса «Таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности» и информация о зарегистрированных в нём  объектах доводится до таможенных органов через Единую автоматизированную информационную систему Гостаможслужбы; после завершения регистрации объекта ПИС в таможенном реестре информация и электронные (сканированные) копии документов автоматически доводятся до таможенных органов.

Со дня регистрации таможенные органы обязаны применять средства по защите прав на знак при импорте, каким бы таможенным органом не проводилось таможенное оформление.

Если при таможенном контроле при ввозе (в т.ч. транзите) или вывозе товаров за пределы таможенной территории Украины, помещенные в таможенные режимы импорта, экспорта, временного ввоза, таможенного склада, переработки таможенный орган обнаруживает на основании данных таможенного реестра товары, содержащие торговую марку, их таможенное оформление приостанавливается.

Решение о приостановлении таможенного оформления товаров на срок до 10 рабочих дней и продление еще не более чем на 10 рабочих дней принимает руководитель таможенного органа или заместитель.

В день принятия решения таможенный орган средствами связи сообщает правообладателю о предъявлении товаров к таможенному оформлению, а декларанта - о причинах приостановления таможенного оформления. Датой получения уведомления является день, когда такое сообщение отправлено правообладателю средствами связи, указанными в заявлении о включении товарного знака в таможенный реестр.

Декларанту сообщается наименование и адрес правообладателя; правообладателю - количество товаров, причины и срок приостановления таможенного оформления, наименование и адрес декларанта.

Если в течение 10 рабочих дней после получения уведомления таможенного органа (фактически - после отправки) правообладатель не проинформирует в письменном виде об обращении в суд для защиты своих прав на товарный знак или не подаст мотивированного ходатайства о продлении срока приостановления таможенного оформления, то товары растаможиваются в общем порядке.

Если правообладатель проинформирует об обращении в суд или обратится с ходатайством в течение 10 рабочих дней, приостановление таможенного оформления продолжается дополнительно не более чем на 10 рабочих дней.

При приостановлении таможенного оформления партии спорных товаров ее вывоз посторонним лицом с таможенной территории Украины в неизменном виде запрещается до завершения процедуры приостановления.

Если в течение указанных сроков правообладатель подает решение суда об обеспечении иска о запрете совершения определенных действий по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности или иное решение по этому вопросу, принятое другими уполномоченными государственными органами, таможенный орган продолжает приостановление таможенного оформления товаров на срок, установленный этими органами.

В противном случае товары, при отсутствии признаков нарушения таможенных правил, подлежат таможенному оформлению в общем порядке, а расходы и убытки возмещаются декларанту правообладателем.

Правообладатель может предоставить заключение экспертизы, проведённой уполномоченным органом, о нарушении прав интеллектуальной собственности при импорте товаров посторонним лицом.

В этом случае таможенный орган возбуждает дело о нарушении таможенных правил, а товары - непосредственные предметы правонарушения изымаются.

Правообладатель вправе взять образцы спорных товаров для передачи эксперту. Последние с экземпляром заключения экспертизы возвращаются до окончания 20 рабочих дней.

Следовательно, решающее значение для запрета контрафактного импорта является готовность правообладателя к оперативному проведению экспертизы и обращение в суд о защите прав на товарный знак.

Для противодействия ввозу товаров правообладатель в течение 10 дней должен подать иск о запрете импорта в Украину и обязательстве вывоза товара, предоставленного к таможенному оформлению серым импортером по таможенной декларации, и заявление об обеспечении иска приостановлением таможенного оформления контрафактного товара.

Иск обосновывается, в частности, совершением действий по импорту с нарушением прав интеллектуальной собственности истца и невозможностью таможенного оформления такого товара.

После обращения в суд оптимальным вариантом урегулирования спора для стороннего импортера является заключение мирового соглашения с правообладателем о предоставлении разрешения на одноразовый импорт и реализацию на территории Украины товара.

Мировым соглашением согласовывается размер оплаты за использование товарного знака для одноразового ввоза и продажи товаров, расходов правообладателя на юридическую защиту, экспертизу, хранение товара на складе таможенного органа, уплачиваемых правонарушителем.

Товары, таможенное оформление которых приостановлено, подлежат размещению и платному хранению за счет правообладателя на складе таможенного органа, если он сообщает о наличии признаков нарушения его прав на торговую марку. Правообладатель вправе получить от таможенных органов информацию о размере ожидаемых расходов. Компенсация таких расходов осуществляется нарушителем прав интеллектуальной собственности. Таможенный орган может разрешить хранение товаров без размещения на складе таможенного органа по обращению декларанта и за его счет.

Мировое соглашение подается хозяйственному суду с совместным заявлением о его утверждении. Определением суда производство по делу закрывается.

Кроме мирового соглашения через суд, спорные вопросы и выплата компенсации могут быть согласованы отдельным соглашением сторон или лицензионным договором о торговой марке.

В таком случае правообладатель заявляет таможенному органу согласие на возобновление таможенного оформления товаров.